• СОДЕРЖАНИЕ

Раздел IV. Проверка соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства

Глава 2. Проверка по основаниям для отказа

7.3. Дополнительные обстоятельства, влияющие на возможность смешения товарных знаков

К обстоятельствам, которые могут усиливать вероятность смешения товарных знаков потребителем, и, следовательно, приводить к выводу о сходстве до степени смешения при оценке сходства товарных знаков, следует относить:

• 1) высокую различительную способность товарного знака с более ранним приоритетом;
• 2) известность товарного знака с более ранним приоритетом;
• 3) наличие серии (линейки) зарегистрированных товарных знаков, сходных с охраняемым товарным знаком с более ранним приоритетом того же лица;
• 4) длительность пребывания на рынке товарного знака с более ранним приоритетом;
• 5) высокую репутацию товарного знака с более ранним приоритетом на рынке;
• 6) совпадение или близость товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в группах однородных товаров;
• 7) графическое тождество или сходство до степени смешения шрифтового исполнения сравниваемых товарных знаков;
• 8) наличие в товарном знаке с более поздним приоритетом неохраняемых элементов или элементов со слабой различительной способностью (широко употребляемых слов).

К обстоятельствам, которые могут снижать вероятность смешения товарных знаков потребителем, можно отнести:

• 1) высокую различительную способность оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;
• 2) известность оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;
• 3) наличие серии (линейки) зарегистрированных товарных знаков, сходных с оспариваемым товарным знаком с более поздним приоритетом того же лица;
• 4) длительность пребывания на рынке оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;
• 5) высокую репутацию оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом на рынке;
• 6) отдаленность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в группах однородных товаров;
• 7) оригинальное графическое исполнение оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом, в особенности приводящее к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного;
• 8) наличие в товарном знаке с более ранним приоритетом неохраняемых слов или слов со слабой различительной способностью (широко употребляемых слов).

7.3.1. Сходство с серией товарных знаков

В качестве фактического обстоятельства, усиливающего угрозу смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, может выступать использование серии товарных знаков, в основе которой лежит один элемент.

В такой ситуации новое заявленное обозначение с тем же элементом может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков.

В частности, серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов (INDASFORM, INDASPAD, INDASLIP, INDASEC) или неохраняемых обозначений (VIZSPA, VIZPOWER, VIZCARE, VIZCLEAN).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом (например, INDASTEN и VIZSOFT соответственно) может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Для вывода о том, что используется серия товарных знаков, необходимо использование, по крайней мере, трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент.

Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков.

Элемент, положенный в основу серии товарных знаков, может быть как словесным, так и изобразительным, а также представлять собой комбинированное обозначение. Вместе с тем, для вывода потребителя о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать различительной способностью, либо изначальной, либо приобретенной в результате использования.

В свою очередь, совпадение неохраноспособных элементов или элементов, обладающих слабой различительной способностью и часто используемых разными производителями, как правило, не достаточно для вывода о том, что товарные знаки составляют серию, принадлежащую только одному лицу.

Для вывода о наличии серии товарных знаков их общий элемент должен быть тождественным или иметь несущественные отличия. Незначительные графические различия в общем элементе, как правило, не ведут к выводу об отсутствии серии знаков, если они могут восприниматься потребителем как более современное представление той же линии товаров или услуг.
Вместе с тем, различия в составе и количестве букв словесного элемента, лежащего в основе нескольких товарных знаков, не позволяют сделать вывод о наличии серии товарных знаков.

Как правило, для того чтобы составлять серию товарных знаков, общий элемент должен находиться в составе товарных знаков в одной и той же позиции, например, только в начале или только в конце слова, а также использоваться в том же смысловом значении.

В случае если в новом заявленном обозначении одинаковый элемент занимает иную позицию, чем в серии более ранних товарных знаков, то это может привести к выводу об отсутствии у потребителя представлений о принадлежности данного обозначения к указанной серии.

Например, оспариваемый знак TENINDAS вряд ли будет ассоциироваться с серией знаков INDAS-, где элемент INDAS находится в начале знаков, составляющих серию.

Как правило, более ранние товарные знаки, составляющие серию, являются зарегистрированными товарными знаками. Вместе с тем, восприятие потребителей о наличии серии товарных знаков, принадлежащих одному производителю, может формироваться под влиянием фактического использования в составе серии, в том числе, незарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений.

7.3.2. Представление доводов в защиту регистрации обозначения, в том числе документов о фактическом использовании

Часто в качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений, приводится ссылка на факт бесконфликтного сосуществования данных товарных знаков и обозначений на одной территории в течение определенного периода времени. Анализируя указанный довод необходимо учитывать следующее.

Вопрос о сходстве товарных знаков и обозначений до степени смешения решается на основании применения положений законодательства, а также с учетом соответствующих положений настоящего Руководства. Простой факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений на одной территории в течение определенного периода времени не свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, поскольку такое сосуществование может быть обусловлено многими причинами, не устраняющими опасность их смешения потребителями.

Таким образом, факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений на одной территории не может быть рассмотрен в качестве самостоятельного условия для вывода об отсутствии сходства товарных знаков и обозначений до степени смешения.

Факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений может быть рассмотрен только как одно из дополнительных обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии реальной угрозы смешения товарных знаков и обозначений, и может иметь решающее значение лишь в случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный (дискуссионный) характер.

В качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, могут быть приведены сведения о том, что совпадающий или сходный элемент сравниваемых товарных знаков используется в составе товарных знаков и обозначений, используемых третьими лицами.

В таком случае факт одновременного использования многими лицами совпадающих или сходных элементов товарных знаков и обозначений может быть учтен при оценке значимости указанных элементов в сравниваемых товарных знаках и обозначениях для целей индивидуализации соответствующих товаров и услуг.

В частности, с учетом конкретных обстоятельств может быть сделан вывод о том, что входящий в состав большого количества товарных знаков и обозначений элемент является слабым и его совпадение или сходство в сравниваемых товарных знаках и обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения.

В решении Арбитражного суда г. Москвы установлено следующее: "Сочетания слов "LIFE" и "STUDIO" часто используется на российском рынке услуг, связанных со спортом, в том числе: фитнес-центров, салонов красоты, в спортивных журналах, в связи с чем утратил оригинальность и по смысловому звучанию может быть воспринят потребителем как указание на характер предлагаемых услуг, что исключает возможность определения элемента "LIFESTUDIO" как сильного. В тоже время значение словесного элемента "HEAD" усиливается известностью спортивных товаров, маркированных таким обозначением".

7.3.3. Доказательства фактического смешения товарных знаков потребителями

В период проведения экспертизы заявки на товарный знак любое лицо вправе представить в Роспатент обращение, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

В качестве доводов могут быть представлены доказательства, свидетельствующие о фактическом смешении товарных знаков. Действующее законодательство не требует представления таких доказательств для вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений.

Вывод о наличии сходства до степени смешения товарных знаков и обозначений может быть сделан на основании их сравнительного анализа в том виде, в котором они заявлены или представлены в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, с применением соответствующих правовых норм, устанавливающих критерии такого смешения.

Вместе с тем фактическое смешение сравниваемых товарных знаков и обозначений потребителями может служить дополнительным обстоятельством, свидетельствующим о наличии реальной угрозы смешения обозначений, а также иметь решающее значение в случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный и дискуссионный характер.

Следует учитывать, что, как правило, всегда существуют отдельные потребители, которые могут быть чрезмерно рассеянными или по другим причинам часто путают товары и производителей.
Равным образом, существует категория потребителей, которые очень наблюдательны или хорошо информированы о приобретаемых товарах и их производителях.

При оценке сходства сравниваемых товарных знаков и обозначений до степени смешения не целесообразно ориентироваться на указанные выше узкие группы потребителей, поскольку они не отражают общее положение на рынке.

По общему правилу, оценка опасности смешения должна производиться, исходя из вероятного восприятия среднего потребителя, который предполагается в разумной степени информированным и осмотрительным при покупке соответствующих товаров или услуг.

В этой связи отдельные случаи смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений не всегда свидетельствуют о том, что указанные товарные знаки и обозначения являются сходными до степени смешения.

Необходимо установить, что случаи фактического смешения обозначений потребителями не являются редкими исключениями и возникают в типичной ситуации торговли соответствующими товарами или услугами.

Невозможно заранее указать, какое количество случаев фактического смешения товарных знаков и обозначений будет являться достаточным для вывода о наличии угрозы их смешения в той или иной ситуации. Такая оценка может быть дана из анализа всей совокупности обстоятельств конкретного случая, включая общее количество потребителей соответствующих товаров и услуг, а также длительность их присутствия на рынке. Например, если соответствующие товары и услуги длительное время в больших объемах присутствуют на рынке, а случаи смешения являются редкими, то такие факты будут иметь малое значение в оценке вероятности смешения обозначений.

В качестве доказательств фактического смешения, как правило, могут быть представлены: результаты социологических опросов, письма и жалобы контрагентов и потребителей, сведения из средств массовой информации и сети Интернет, включая общение потребителей на форумах и в блогах.

Результаты правильно проведенного социологического опроса могут дать представление о восприятии потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений и свидетельствовать о наличии угрозы их смешения на рынке. Вместе с тем на практике часто вследствие тех или иных недостатков или ошибок, допущенных при проведении опроса и формировании его результатов, реальное восприятие потребителями сравниваемых обозначений может быть подвергнуто искажению.

Так, при проведении социологического опроса респонденты осознано и целенаправленно подходят к вопросу о восприятии приводимых товарных знаков и обозначений, а также имеют возможность непосредственно сравнить товарные знаки и обдумать свой ответ необходимое время. На практике, как правило, возможность одновременного восприятия сравниваемых обозначений у потребителей отсутствует, они сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти, и при этом не думают о вопросах смешения товарных знаков.

Также необходимо учитывать, что в условиях социологического опроса, как правило, респонденты легче отличают известные ему товарные знаки от иных сходных обозначений, в то время как в реальности при спонтанном выборе товаров известность более раннего товарного знака обусловливает большую опасность смешения.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что результаты социологического опроса могут быть искажены, в том числе преднамеренно, путем соответствующего изменения порядка вопросов, их формулировки и другим способом.

Так, например, при оспаривании решения Роспатента от 26.04.2013, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения, о регистрации товарного знака по N 393200 со словесным обозначением "ELLE", в подтверждение своих доводов заявителем были предоставлены результаты социологического опроса. При этом Роспатент указал, что при проведении указанного опроса был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение опрашиваемых потребителей, а их ответы на вопросы являлись предсказуемыми и ожидаемыми.

В частности, обозначения со словом "ELLE" были помещены на предлагавшихся респондентам демонстрационных карточках, сами по себе несомненно являлись сходными, но мнение об их сходстве вне связи с индивидуализируемыми ими конкретными товарами не могло быть положено в основу для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя определенных товаров.

При проведении данного опроса были использованы наводящие вопросы и принцип последовательности, согласно которому люди готовы изменить свои установки, мнения, оценки и поступки ради того, чтобы они согласовывались между собой, что повлияло на достоверность репрезентативности полученных данных.

Также должна быть дана соответствующая оценка результатам социологического опроса, проведенного без учета обстоятельств, необходимых для вывода о сходстве товарных знаков до степени смешения, исходя из требований действующего законодательства. В зависимости от ситуации, к таким обстоятельствам может относиться исследование опасности смешения товарных знаков без учета товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, или содержащиеся в результатах опроса выводы о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения, в то время как вопросы, задаваемые респондентам, относились к другим обозначениям.

Таким образом, результаты социологического опроса подлежат оценке как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использования методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, представленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

7.3.4. Известность более раннего товарного знака

Одним из фактических обстоятельств, способным оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений, является известность более раннего товарного знака.

Чем больше известность и репутация ранее зарегистрированного товарного знака, тем больше вероятность того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров вызовет смешение и, следовательно, тем шире объем его правовой охраны. Аналогичны подходы используются и при рассмотрении дел, связанных с возможностью смешения товарных знаков в судах

Так, в постановлении Президиума ВАС РФ установлено следующее: "Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг".

Судами не был проведен комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Товарные знаки компании в отношении косметической продукции обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных косметических брендов в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у компании "Байерсдорф АГ" серии знаков с указанными словесными и изобразительными элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России".

Следует отметить, что даже широкая известность более раннего товарного знака не расширяет объем его правовой охраны в отношении товаров и услуг, которые очевидным образом не являются однородными с теми, для которых он зарегистрирован, поскольку это противоречило бы действующему законодательству. Подобный объем охраны в отношении неоднородных товаров и услуг может быть предоставлен лишь товарному знаку, признанному общеизвестным в Российской Федерации в установленном порядке.

Вместе с тем в тех случаях, когда вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков и обозначений или вывод об однородности товаров и услуг носит дискуссионный характер, известность товарного знака и его репутация на рынке могут являться аргументом в пользу вывода о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков.

Известность товарного знака или соответствующая репутация на рынке, приобретенная в результате использования, может быть учтена лишь применительно к конкретным товарам или услугам, в отношении которых приобретена такая известность или репутация.

Также фактические обстоятельства могут относиться к использованию только одного из элементов более раннего товарного знака. Так, например, изначально слабый элемент товарного знака в результате его использования может приобрести различительную способность и стать основным индивидуализирующим элементом товарного знака, совпадение или сходство с которым может привести к смешению сравниваемых товарных знаков потребителями.

7.3.5. Возможность учета ранее вынесенных решений Роспатента

При оценке сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях. При этом необходимо тщательно подходить к вопросу о том, есть ли в рассматриваемой ситуации обстоятельства для принятия другого решения, отличного от предыдущих решений Роспатента, особенно в случае, когда другое решение принимается в отношении обозначения того же лица.

Однако следует учитывать, что не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

7.3.6. Соответствующий круг потребителей и степень внимательности при выборе товара

Угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию). В этой связи, определение круга потребителей и степени их внимательности при выборе товаров или услуг играет важную роль при оценке опасности смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений.

В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино-водочные, табачные изделия и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам производственно-технического назначения относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п. Данные положения подтверждаются также решениями судов. Так, в постановление Федерального арбитражного суда Московского округа установлено следующее:

"Также суды учли, что услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки и которые оказывает как правообладатель оспариваемого товарного знака, так и лицо, подавшее возражение, оказываются в узкой и специфической сфере деятельности, такой как проектирование металлургических заводов, где имеет место ограниченный круг лиц, оказывающих такие услуги, а также потребителей (заказчиков) данных услуг, что свидетельствует о невозможности смешения на рынке сравниваемых обозначений".