• СОДЕРЖАНИЕ

Раздел IV. Проверка соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства

Глава 2. Проверка по основаниям для отказа

7.4. Рекомендации по применению положений Кодекса, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака

7.4.1. Общие положения

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

• с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
• с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
• с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Вместе с тем, законодательством допускается регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, за исключением общеизвестных товарных знаков, в отношении однородных товаров в случае согласия правообладателя и при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Приведем пример из практики, когда заявителем были представлены документы, подтверждающие согласие правообладателей сходных до степени смешения товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

1. На регистрацию по заявке № 2015701007 заявлено обозначение:

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения заявителем было представлено письмо-согласие (на регистрацию товарного знака) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 401085 ТРАФИК-МОНИТОР и № 395787 TRAFICMONITOR.

2. На регистрацию по заявке № 2015733046 заявлено обозначение:

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения заявителем было представлено письмо-согласие (на регистрацию товарного знака) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 271355 GRAND ГРАНД,
№ 330385, № 330386, № 330387.

Предоставление документов, подтверждающих согласие, не предусмотрено в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками. Законодательством предусмотрен ряд положений, соблюдение которых необходимо при предоставлении документов, подтверждающих согласие на регистрацию сходного товарного знака.

Прежде всего, право предоставления согласия возможно только в том случае, если «старший» товарный знак является сходным до степени смешения с заявленным обозначением. В том случае, если «старший» товарный знак является тождественным заявленному обозначению, предоставление соответствующего согласия не предусматривается.

Заявителю, которому известно о наличии сходного до степени смешения товарного знака с более ранним приоритетом, предоставляется право представить при подаче заявки на товарный знак, либо в ходе экспертизы заявки на товарный знак, либо при подаче соответствующего возражения в ППС документальное подтверждение согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При этом следует учитывать, что данное положение не предусматривает представление согласия на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным. Также установлено, что согласие может быть принято лишь в случае, если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных выше, не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Например, экспертиза не приняла письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 324421 HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE на регистрацию обозначения HOWARD HUGHES по заявке № 2015700041 в отношении услуг 42 класса МКТУ, т.к. возникает опасность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Важной особенностью является то, что представленное правообладателем «старшего» товарного знака согласие не может быть впоследствии им отозвано.

7.4.2. Требования к документам, содержащим согласие на регистрацию

Документальное подтверждение согласия правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – письмо-согласие) составляется в произвольной форме, например, в виде гражданско-правового договора, в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств

Документ, подтверждающий согласие, представляется в подлиннике и приобщается к материалам заявки.

Документ, может быть признан подтверждающим согласие, если в нем приведены следующие сведения:

• полные сведения о лице, дающем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые позволяют такое лицо идентифицировать в качестве правообладателя противопоставленного товарного знака (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);
• полные сведения о лице, которому выдается согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, позволяющие идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по заявке (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);
• выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения;
• конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
• дата составления документа и подпись уполномоченного лица.

Документ, подтверждающий согласие, может содержать и иные сведения.

Если документ, подтверждающий согласие, оформлен в виде договора, он должен содержать подписи заявителя и правообладателя или уполномоченных ими лиц.

Прилагаемое к указанному документу изображение заявленного обозначения должно быть подписано тем же лицом (лицами), которым подписан документ, подтверждающий согласие.

В случае если правообладателем товарного знака является российское юридическое лицо, его подпись или подпись уполномоченного им лица скрепляется печатью организации (при наличии).

Подпись руководителей иностранных юридических лиц скрепляется печатью, если законодательством страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено требование печати юридического лица.

Если документ, подтверждающий согласие, подписан представителем, к нему в обязательном порядке должна прилагаться доверенность, прямо уполномочивающая представителя на выдачу согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от имени правообладателя.

Если такая доверенность не представлена или в доверенности не указаны полномочия на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени правообладателя, то подписанный на основании такой доверенности или в отсутствии доверенности документ не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Документ, подтверждающий согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения, должен представляться на русском или другом языке. В случае представления такого документа на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Если представленный документ, подтверждающий согласие, не соответствует приведенным выше требованиям к оформлению, то он не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Документом, подтверждающим согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не может являться только такой лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, который не содержит необходимых сведений, перечисленных выше.

7.4.3. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в случае предоставления согласия от правообладателя тождественного товарного знака

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что представлено согласие от правообладателя товарного знака, являющегося тождественным заявленному обозначению, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующие положения законодательства.

7.4.4. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в связи с заявлением правообладателя об отзыве согласия

Если при рассмотрении представленного согласия выявляется наличие в нем условия о том, что такое согласие может впоследствии быть отозвано, то заявитель уведомляется о невозможности принятия поступившего согласия ввиду его несоответствия требованиям законодательства. Заявителю также рекомендуется представить согласие, оформленное в соответствии с предусмотренными к документу, подтверждающему согласие требованиями.

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения от правообладателя «старшего» товарного знака поступает заявление об отзыве ранее представленного согласия, то такой отзыв не принимается, о чем правообладателю «старшего» товарного знака указывается со ссылкой на соответствующие положения законодательства.

7.4.5. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в случае представления согласия от правообладателя товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения выявляется, что представлено согласие от правообладателя товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующие положения законодательства.

7.4.6. Рекомендации по ведению переписки и производства по заявке в случае представления согласия от правообладателя коллективного знака

Если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что представлено согласие от правообладателя коллективного знака, то такое согласие не принимается, о чем заявителю указывается со ссылкой на соответствующие положения законодательства

7.4.7. Общие подходы к решению вопроса о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака

Сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем согласие, принимаются во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения с учетом приведенных ниже рекомендаций.

В том случае если представленное согласие соответствует требованиям законодательства, оно не может быть не принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке.

В то же время документ, подтверждающий согласие, не всегда устраняет препятствие в регистрации товарного знака (вероятность смешения товарных знаков). В том случае если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения со «старшим» товарным знаком, может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, согласие не может быть принято.

Необходимо учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение зависит не от самого факта сходства заявленного обозначения и «старшего» товарного знака.

В этой связи, если при рассмотрении в ходе экспертизы заявленного обозначения или при рассмотрении соответствующего возражения выявляется, что заявленное обозначение и «старший» товарный знак имеют высокую степень сходства, однако доказательств возможности введения в заблуждение не имеется, представленное согласие не может быть не принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке.

Вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае если:

• - заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
• - не подвергается сомнению однородность товаров;
• - противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий).

Таким образом, при проведении экспертизы следует учитывать все обстоятельства в совокупности и, исходя из этого, рассматривать вопрос о возможности учета документа, подтверждающего согласие.

Применение разными изготовителями товарных знаков, являющихся сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров способствует введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. В некоторых случаях при наличии определенных особых обстоятельств вероятность введения потребителя в заблуждение может быть исключена, или введение в заблуждение в этих случаях не может вызвать для потребителя негативные последствия.

Так, в ситуации, когда установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна, если заявитель и правообладатель являются «родственными» предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим, например, одно из предприятий является аффилированным лицом, способным оказывать прямое влияние на деятельность другого предприятия (далее – «родственные связи»). Представляется, что данное условие может способствовать предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Информация о «родственных» связях заявителя и правообладателя может содержаться в тексте документа, подтверждающего согласие, и/или в письме заявителя или его представителя. При этом, если данная информация содержится в самом документе, подтверждающем согласие, то представление какого-либо документа, подтверждающего эту информацию, требовать от заявителя не целесообразно. Если же названная информация содержится только в письме заявителя или его представителя, то необходимо предложить заявителю подтвердить эту информацию, путем представления копии соответствующего документа (например, копии устава предприятия, учредительного документа) или выписки из него. Такое предложение может быть направлено в письме с указанием срока ответа на него либо в запросе, если для запроса имеются основания, предусмотренные законодательством.

При регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков с согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака исследуются вопросы, связанные не только со сходством товарных знаков, но и с однородностью товаров. Определение однородности товаров осуществляется в соответствии с критериями и подходами, изложенными в п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства. Однородность товаров является отдельным фактором, который в совокупности с другими факторами, рассмотренными ранее, целесообразно принимать во внимание при решении вопроса о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению при наличии документа, подтверждающего согласие.

В связи с этим целесообразно принимать во внимание следующее.

Согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака может быть принято во внимание при предоставлении правовой охраны в ситуации, когда вопрос об однородности товаров носит дискуссионный характер и правообладатель считает, что возможность смешения при использовании товарных знаков для соответствующих товаров исключается.

В частности, к таким случаям могут быть отнесены следующие случаи, когда в целях исключения возможности смешения товарных знаков правообладатель противопоставленного товарного знака может дать согласие на регистрацию сходного до степени смешения обозначения только для части однородных товаров. При этом ограничение может быть осуществлено как путем исключения из перечня части товаров, так и путем замены общих понятий на частные, входящие в ту же родовую группу товаров.

Например, заявлен перечень товаров: «препараты фармацевтические и ветеринарные, диетические вещества для медицинских целей, витаминные препараты». В противопоставленном перечне товаров содержатся: «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства». Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения только в отношении товаров «витаминные препараты». В этой ситуации регистрация обозначения может быть произведена соответственно для товаров «витаминные препараты».

Другим примером является следующая ситуация. На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено обозначение в отношении товара «транспортные средства». Противопоставленный перечень товаров включал однородные товары «автобусы, автомобили». Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака представил согласие на регистрацию обозначения для товаров «велосипеды». Эти товары могут рассматриваться как относящиеся к общему понятию «транспортные средства». В данном случае регистрация заявленного обозначения может быть произведена для конкретных товаров, указанных в документе, подтверждающем согласие, а именно, для товаров «велосипеды».

Вместе с тем, даже если однородность товаров подвергается сомнению, и правообладателем представлен документ, подтверждающий согласие, правовая охрана заявленному обозначению не может быть предоставлена, если противопоставленный товарный знак:

• - широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации);
• - предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий);
• - является коллективным или наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных товаров);
• - предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов.