Ответ на уведомление об отказе в регистрации товарного знака

Основные причины отказа в регистрации товарных знаков

Наиболее частые основания для запросов возникающих со стороны экспертов ФИПС сводятся к нижеследующим:

1. Заявленные на регистрацию слова или изображения подпадают под абсолютные основания для отказа, обусловленные свойствами самого обозначения.

Являются видовыми обозначениями товаров

Если элемент, входящий в товарный знак являются видовым наименованием товара или обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для товаров определенного вида, надо указать его в качестве неохраняемого. Такие обозначения могут входить в состав товарных знаков, без предоставления им самостоятельной правовой охраны, при условии, что не занимают доминирующего положения в их составе.

Включают описательные элементы

Если эксперты посчитают что, поданная на регистрацию заявка описывает товар или услугу и указывает на их вид, свойства, назначение или место производства, экспертизой направляется уведомление о том что заявляемое слово или изображение не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака.

В ответ на уведомления заявитель может предоставить свои аргументы и доказательства того, что заявленный на регистрацию товарный знак не является описательным.

Ложные или способные ввести потребителей в заблуждение

Если, по мнению экспертов, знак является ложными или способными запутать потребителя относительно продукта либо его изготовителя, порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, экспертиза также направляет извещение о невозможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Подробнее об абсолютных основаниях см. страницу Какие товарные знаки нельзя зарегистрировать

2. Относительные основания для отказа, связаные с наличием более ранних прав как на товарные знаки, так и на различные объекты интеллектуальной собственности, зарегистрированные на имя третьих лиц.

Сходство с ранее зарегистрированными товарными знаками

Схожесть до степени смешения с товарными знаками и поданными заявками, имеющими более ранний приоритет в отношении однородных видов деятельности является, возможно, самым популярным основанием уведомлений.

Если экспертиза сочтет, что заявленное обозначение тождественно или сходно с ранее зарегистрированным товарным знаком или заявкой поданной на регистрацию для однородной продукции или схожих видов деятельности - это, опять же, послужит причиной направления уведомлений о невозможности регистрации вашей торговой марки.

Если вы получили уведомление о предполагаемом отказе зарегистрировать товарный знак по причине что он является сходным с ранее зарегистрированной маркой, в этом случае нужно, опираясь на нормы законодательства, привести доказательства, которые убедят эксперта пересмотреть его решение об отказе и зарегистрировать товарный знак, для чего потребуется провести анализ однородности товаров или услуг вашего и противопоставленных обозначений и, если они однородны, то проанализировать степень их звукового, смыслового и визуального сходства.

Здесь было рассмотрено лишь несколько примеров уведомлений которые могут быть направлены заявителям экспертами Роспатента.

Сроки ответа на запрос экспертизы Роспатента

Согласно п. 56 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, до принятия окончательного решения экспертизы заявителю в письменной форме направляется уведомление о проверке соответствия заявляемого названия или изображения законодательным нормам, в котором изложены мотивы предполагаемого отказа. В течение 6 месяцев с даты направления уведомления необходимо изложить свои доводы в поддержку регистрации заявляемого знака.

Таким образом, для того чтобы исправить какие-либо неточности или представить доказательства в защиту регистрации вашего товарного знака у вас в запасе есть 6 месяцев.

Что делать при получении отказа в регистрации товарного знака

Во избежание получения окончательного решения Роспатента об отказе в предоставлении охраны необходимо подготовить ответ на уведомление. Он должен быть мотивированным, т.е. опираться на законодательные нормы, содержать аргументированные доводы, доказывающие неправомерность решения экспертизы. На этапе подготовки возможно понадобится изучить решения Палаты по патентным спорам и обзоры судебной практики.

Способы преодоления отказа зарегистрировать знак

Например, для устранения препятствий в регистрации товарного знака, указанных в уведомлении, вы можете:

• скорректировать перечень классов МКТУ, удалив из него однородные сферы деятельности если заявленная марка идентична с противопоставленным знаком;
• договориться с правообладателем сходного знака, препятствующего регистрации, и получить письмо-согласие на регистрацию вашего обозначения;
• исследовать степень фонетической, смысловой и визуальной близости с противопоставленными торговыми марками и на основании проведенного анализа попытаться убедить эксперта, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, не является сходным с приведенными в тексте запроса знаками и не может создать у потребителя впечатление об их принадлежности к одному лицу;

Способ избежать или уменьшить до минимума риски получения потенциальных предварительных отказов зарегистрировать товарный знак - это изначально доверить процесс регистрации вашго бренда специалистам имеющим специальные знания в области законодательства о товарных знаках и большой опыт работы.

Мы готовы оказать помощь в составлении аргументированных отзывов на запросы экспертизы патентного ведомства.