Мадридская система международной регистрации товарных знаков

Способы регистрации товарного знака за рубежом

В настоящее время, если вы хотите получить правовую охрану товарного знака за пределами России, у вас есть три варианта:

Национальная регистрация товарного знака. Вы можете подать заявку отдельно в каждой стране, где необходима защита. Для этого потребуется не только ее перевод, но и оплата услуг зарегистрированных в этих странах иностранных патентных поверенных. Этот способ подойдет, если вам нужно зарегистрировать товарный знак всего в одной или двух странах. Однако процесс может быть сложным и более затратным, особенно если вы планируете регистрацию бренда сразу в нескольких государствах.

Регистрация через региональные системы. В некоторых регионах действуют системы, обеспечивающие регистрацию товарных знаков сразу в нескольких странах, как, например, в Европейском союзе, где через Ведомство интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) можно подать одну заявку на защиту во всех странах-членах. Однако в рамках 14-го санкционного пакета Евросоюз прекратил прием заявок от российских граждан и компаний. В ответ на это Роспатент рекомендует воздержаться от подачи заявок напрямую в ведомства ЕС и использовать международные системы регистрации ВОИС.

Регистрация товарного знака по Мадридской системе. Если вам нужно одновременно зарегистрировать товарный знак в нескольких странах, оптимальным решением станет использование Мадридской системы. Этот механизм, управляемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), позволяет подать одну заявку для защиты знака в более чем 130 странах.

Рекомендации

Выбор подходящего способа зависит от числа стран, в которых требуется защита, и ваших бюджетных возможностей.

• Если вы планируете регистрацию в одной или двух странах, лучше воспользоваться национальной регистрацией.
• Для широкой международной защиты оптимальна Мадридская система, если интересующие страны входят в нее.

Что такое Мадридская система

Мадридская система — это удобный и экономичный инструмент международной регистрации товарных знаков, управляемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Она функционирует в соответствии с Мадридским соглашением (1891 г.) и протоколом (1989 г.). Административное управление этой системой осуществляет World Intellectual Property Organization (WIPO) - Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС), расположенное в Женеве, Швейцария.

Система предоставляет возможность одновременно получить охрану товарного знака в нескольких странах, входящих в Мадридский союз. Этот союз объединяет государства, подписавшие Мадридское соглашение и Протокол к нему, включая Россию. Сегодня российские заявители могут защитить свой товарный знак, подав одну заявку, которая может охватывать 130 стран.

Перечень стран участниц Мадридской системы

Основные принципы:

• Единая заявка. Заявитель подает одну заявку в национальное или региональное ведомство, которое передает её в ВОИС. Это экономит время и упрощает процесс регистрации, поскольку не нужно подавать отдельные заявки в каждую страну.
• Единый язык и валюта. Заявка подается на одном из официальных языков (английском, французском или испанском), а все сборы оплачиваются в швейцарских франках.
• Глобальное действие. Заявитель может указать множество стран-членов системы, где он хочет зарегистрировать товарный знак. Список стран можно расширить позже.
• Централизованное управление. Любые изменения (например, обновление адреса, продление срока действия знака) вносятся через единый орган — ВОИС, что снижает административную нагрузку.

Регулирование системы международной регистрации товарных знаков

Какими нормативными актами регулируется Мадридская система?

Мадридская система международной регистрации товарных знаков регулируется двумя основными договорами: Мадридским соглашением и Протоколом к нему. Эти договоры объединены общей целью — обеспечить заявителям экономичный и удобный механизм регистрации товарных знаков в странах, присоединившихся к системе.

Эволюция нормативной базы

Первоначально для подачи международной заявки в странах-участницах Соглашения требовалось зарегистрировать знак на территории своей страны. В отличие от этого, в странах, присоединившихся к Протоколу, была возможность получить международную охрану на основе национальной заявки.

В 2015 году все члены Мадридского союза ратифицировали Протокол, сделав его единственным договором, регулирующим международные регистрации в рамках Мадридской системы.

Основные положения Протокола

Согласно статье 2 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, государства, присоединившиеся к Мадридскому союзу, договорились о следующем:

1. Резидент любой страны — члена союза может подать заявку в Международное бюро ВОИС на регистрацию своего знака на территории любой страны, входящей в союз.
2. Основанием для подачи международной заявки является регистрация или подача заявки на регистрацию знака в национальном патентном ведомстве страны заявителя.

Преимущества Мадридской системы

Воспользовавшись Мадридской системой регистрации товарных знаков, вы получаете следующие преимущества:

1. Единая заявка

   • Отсутствует необходимость подавать несколько заявок на один и тот же товарный знак в разные страны.

   • Оформляется одна заявка с указанием стран, в которых требуется охрана, что устраняет необходимость в услугах иностранных патентных поверенных и переводчиков на этапе подачи заявки.

2. Единая пошлина

   • Оплачивается одна пошлина за подачу международной заявки.

3. Экономия средств

   • Существенная экономия по сравнению со стоимостью национальных регистраций в каждой отдельной стране, особенно если заявка подается в три и более страны.

4. Территориальное расширение

   • Возможность последующего территориального расширения охраны товарного знака. Владелец международной регистрации может подать в ВОИС заявление о включении новых стран.

5. Упрощенное управление регистрацией

   • Мадридская система позволяет управлять международной регистрацией при изменении правового статуса, имени или адреса владельца. Достаточно подать одно ходатайство и оплатить одну пошлину, без необходимости привлекать патентных поверенных в указанных странах.

Таким образом, Мадридская система предлагает централизованный и унифицированный подход к международной охране товарных знаков, снижая издержки и административную нагрузку на заявителей.

Недостатки

При всех своих достоинствах система обладает и рядом недостатков:

1. Зависимость международной регистрации от национальной

   • Согласно статье 6.3 Протокола к Мадридскому соглашению, в течение первых 5 лет международная регистрация зависит от базовой заявки или регистрации. Если базовая регистрация будет досрочно прекращена или признана недействительной, действие международной регистрации также прекращается. После истечения пятилетнего периода международная регистрация становится независимой. Прекращение охраны в стране происхождения больше не влияет на международную регистрацию в других странах.

2. Необходимость услуг иностранных патентных поверенных

   • На этапе подачи заявки услуги иностранных поверенных не требуются. Однако если ведомство одной из стран-участниц вынесет уведомление о предварительном отказе, для преодоления этого отказа придется привлекать местных специалистов.

   • В некоторых странах существуют требования предоставления деклараций о фактическом использовании товарного знака или о намерении его использовать. Это также потребует оплаты услуг иностранных специалистов по интеллектуальной собственности.

Как происходит регистрация знака по Мадридской Системе?

1. Требование к международной заявке: регистрация по процедуре Мадридского соглашения и Протокола возможна только в случае, если товарный знак уже получил защиту или заявлен на регистрацию на территории в РФ, то есть на основе базовой регистрации или на основе поданной базовой заявки.

   Основное требование — информация в международной заявке должна полностью совпадать с данными из национальной заявки или регистрации, на которых она основана.

2. Подача международной заявки: в соответствии с Протоколом международная заявка должна быть представлена на бланке MM2 в национальное патентное ведомство заявителя (для российских заявителей таким ведомством является Роспатент).

3. Проверка национальным патентным ведомством: Роспатент проверяет соответствие международной заявки данным базовой регистрации или заявки и подтверждает их полное совпадение, после чего отправляет заявку в Международное бюро ВОИС.

4. Обработка заявки в ВОИС: при принятии международной заявки Всемирная организация интеллектуальной собственности проверяет заявку на соответствие требованиям (таким как, правильность оформления бланка, уплата пошлин, соответствие перечня товаров и услуг Ниццкой классификации). Если заявка проходит все эти проверки, ВОИС регистрирует её и публикует в международном реестре.

   Далее ВОИС направляет заявку в национальное патентное ведомство каждой страны, в отношении которой испрашивается охрана знака.

5. Рассмотрение заявки национальными ведомствами:

   Каждое национальное ведомство проводит экспертизу полученной заявки в соответствии с действующим в них законодательством о товарных знаках.

   В случае если национальные ведомства указанных стран не находят оснований для отказа в охране обозначению, они уведомляют об этом МБ и соответствующая запись вносится в Международный реестр. Это означает, что знак зарегистрирован и ему предоставлена правовая защита.

   Если по результатам экспертизы национальные патентные ведомства выносят решения о предварительном (полном или частичном) отказе в предоставлении охраны обозначению, они направляют в МБ ВОИС уведомления, в которых приводятся мотивы отказа и указываются сроки для предоставления ответа, которые пересылаются заявителю.

Размеры пошлин, подлежащих оплате при подаче международной заявки

Заявка на международную регистрацию товарного знака сопровождается уплатой следующих пошлин, которые платятся непосредственно Международному бюро и Роспатенту.

Платежи в ВОИС производятся в швейцарских франках (CHF). Курс швейцарского франка:

Сроки рассмотрения международных заявок

Обычно срок рассмотрения заявок (получения уведомлений о предоставлении охраны или об отказе в регистрации) в государствах Мадридского союза составляет один год. Однако, согласно заявлениям некоторых участников, этот срок может достигать 18 месяцев и более, особенно в случае возражений против регистрации товарного знака третьими лицами.

Срок действия международной регистрации

Действие международной регистрации знака по Мадридской системе составляет 10 лет с даты подачи заявки.

Для сохранения охраны товарного знака после истечения этого срока регистрация может быть продлена ещё на каждые последующие 10 лет во всех или в некоторых указанных странах при условии своевременной подачи заявки на продление и уплаты пошлин.

Управление знаком после регистрации

Продление действия

За шесть месяцев до истечения срока действия охраны Международное бюро направляет владельцу знака официальное уведомление с указанием точной даты прекращения действия охраны. Продлить действие международной регистрации торговой марки на последующие десять лет можно в Международном бюро ВОИС заполнив бланк заявления и уплатив пошлину за продление ее действия. Подать заявления о продлении нужно в течение трех месяцев до даты окончания каждого 10-летнего периода действия знака.

Территориальное расширение действия

Процедура расширения (последующего указания) позволяет добавить в действующую международную регистрацию новые страны, на рынках которых вы собираетесь продвигать свою продукцию или предоставлять услуги, посредством подачи одного заявления.

Внесение изменений

При изменении имени, адреса и контактных данных владельца регистрации, а также его правового статуса предусмотрена возможность внесения изменения в международную регистрацию посредством подачи одного ходатайства. Для внесения изменений владелец направляет в Международное бюро соответствующий бланк заявления, которое вносит измененные данные в Международный реестр и публикует в Бюллетене по международным знакам.